——評析美國戴爾卡內(nèi)基-聯(lián)合公司訴北京市海淀區(qū)卡耐基成功素質(zhì)培訓學校商標侵權(quán)案
本案要旨
將與注冊商標文字相同或相近似的字號從企業(yè)名稱中脫離出來，突出使用在同一種或類似服務(wù)上，易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認或?qū)Σ煌瑏碓吹姆?wù)產(chǎn)生某種聯(lián)系，屬于侵犯他人注冊商標專用權(quán)的行為。
案情
美國戴爾卡內(nèi)基-聯(lián)合公司（下稱戴爾卡內(nèi)基公司）在教學等服務(wù)上申請注冊了第772658號“戴爾·卡內(nèi)基”商標、第772672號“DALE CARNEGIE”商標、第3497814號“卡耐基訓練”商標、第3531415號“卡內(nèi)基訓練”商標（下統(tǒng)稱涉案商標），上述商標的顯著識別文字“卡內(nèi)基”或“卡耐基”均來自美國著名人際關(guān)系學大師、西方現(xiàn)代關(guān)系教育奠基人戴爾·卡內(nèi)基創(chuàng)立的卡內(nèi)基訓練，且系“CARNEGIE”的中文對應(yīng)翻譯。2001年始，戴爾卡內(nèi)基公司通過特許經(jīng)營形式在北京、上海、天津、河北、江蘇等地開設(shè)卡內(nèi)基課程，并進行了相關(guān)培訓，相關(guān)網(wǎng)站也對卡內(nèi)基訓練進行了報道和廣告宣傳。
戴爾卡內(nèi)基公司認為北京市海淀區(qū)卡耐基成功素質(zhì)培訓學校（下稱卡耐基學校）使用“北京卡耐基學校”“卡耐基學?！被蚪茦俗R侵犯了涉案商標的專用權(quán)，并于2010年1月6日、2月3日分別對卡耐基學校辦公場所及其網(wǎng)站的相關(guān)內(nèi)容進行了公證，主要載有：指示牌顯示“409北京卡耐基學?！?；前臺背景顯示“北京卡耐基學?！?；墻面張貼內(nèi)容的右上角為“卡耐基學?！弊謽?；介紹內(nèi)容提及黃久凌被譽為“中國的卡耐基”；附件頁的樓牌指示、學校前臺背景標識“北京卡耐基學校”；墻面張貼的課程介紹及教學介紹對“卡耐基學?！弊謽舆M行了單獨、突出使用。網(wǎng)站頁面首部顯示“北京卡耐基成功素質(zhì)學校 全國總部”字樣；學校介紹提及“北京卡耐基學校是……”，在對學校的介紹及相關(guān)照片的介紹中均提及“卡耐基學?！保婚_課時間、企事業(yè)培訓、聯(lián)系我們等文章顯示來源和作者均為“卡耐基學?！?；分校頁面首部顯示“北京卡耐基全國分校分布”字樣；廣州分校網(wǎng)頁左上角單獨使用了“Carnegie”標識。
判決
原審法院認為：按照其所從事的教育服務(wù)行業(yè)的習慣，卡耐基學校使用“北京卡耐基學校”與“卡耐基學?！弊謽邮菍ζ淦髽I(yè)名稱的適當簡化，并不構(gòu)成對其字號的突出使用，且上述使用方式中“卡耐基”字樣亦未作特殊處理，上述使用方式不屬于突出使用字號的情形?？突鶎W校在經(jīng)營場所、宣傳冊、網(wǎng)站等處使用的“北京卡耐基學?！迸c“卡耐基學校”字樣屬于對其企業(yè)名稱的正當、合理使用，不構(gòu)成侵犯戴爾卡內(nèi)基公司注冊商標專用權(quán)的行為。據(jù)此判決：駁回戴爾卡內(nèi)基公司的訴訟請求?？▋?nèi)基公司不服，提起上訴。北京市高級人民法院判決：一、撤銷原審判決；二、卡耐基學校規(guī)范使用其學校名稱，停止在教育、教學、成人教育課程服務(wù)上單獨突出使用“北京卡耐基學?！迸c“卡耐基學?！弊謽踊蚪茦俗R，停止侵犯涉案注冊商標專用權(quán)；三、卡耐基賠償戴爾卡內(nèi)基公司40萬元；四、駁回戴爾卡內(nèi)基公司其他訴訟請求。
評析
根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第二次修正的商標法（下稱第二次修正的商標法）第五十二條第一款第（五）項規(guī)定：給他人的注冊商標專用權(quán)造成其他損害的行為，屬侵犯注冊商標專用權(quán)。最高人民法院《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條規(guī)定：將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的，屬于第二次修正的商標法第五十二條第（五）項規(guī)定的給他人的注冊商標專用權(quán)造成其他損害的行為。雖然注冊商標和企業(yè)名稱分別受不同的法律規(guī)范調(diào)整，但是將與注冊商標文字相同或相近似的字號從企業(yè)名稱中脫離出來，突出使用在同一種或類似服務(wù)上，易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認或?qū)Σ煌瑏碓吹姆?wù)產(chǎn)生某種聯(lián)系，屬于侵犯他人注冊商標專用權(quán)的行為。上述規(guī)定的“突出使用”，通常應(yīng)考慮字號的使用形式、位置和頻率、近似注冊商標的知名度等因素，以較為醒目的方式，使得該字號具有商標的意義，并被相關(guān)公眾認知。
企業(yè)字號與在先注冊商標專用權(quán)發(fā)生沖突，應(yīng)依照誠實信用原則保護在先權(quán)利的行使。一般而言，企業(yè)名稱需在工商行政管理機關(guān)登記取得，企業(yè)名稱中具有區(qū)分市場性質(zhì)的標志即為字號，字號作為一種權(quán)益，受法律保護。當然，企業(yè)名稱中的字號即使與在先注冊商標相同或近似，登記注冊行為本身也不會與商標權(quán)發(fā)生沖突，但企業(yè)名稱申請人明知他人在先注冊商標的存在，而在與該商標核定使用同一種或類似商品和服務(wù)上突出使用該字號，并產(chǎn)生或可能產(chǎn)生市場混淆，則相關(guān)行為可能構(gòu)成侵權(quán)。
涉案商標已在我國獲準注冊，其專用權(quán)受我國法律保護。同時，戴爾卡內(nèi)基公司對其進行了大量的宣傳和使用，具有一定的影響?？突鶎W校與戴爾卡內(nèi)基公司從事的教育培訓行業(yè)相同或相近，應(yīng)當知曉。卡耐基學校通過其辦公場所指示牌、前臺、墻面、宣傳冊、網(wǎng)站的介紹及報道，使用了“北京卡耐基學?！迸c“卡耐基學?！弊謽?，其將全名“北京市海淀區(qū)卡耐基成功素質(zhì)培訓學?！焙喕癁樯鲜鲎謽?，進行了單獨、突出、醒目使用。由于“學?！庇糜诮虒W培訓服務(wù)上顯著性較弱，“卡耐基”在該使用行為中起到核心標識作用。上述使用行為易使相關(guān)公眾誤認其為戴爾卡內(nèi)基公司或認為與戴爾卡內(nèi)基公司有某種聯(lián)系。此外，卡耐基學校的分校附頁單獨使用 “Carnegie”標識，以及卡耐基學校在相關(guān)服務(wù)上也申請注冊“卡耐基學?！钡壬虡?，可以印證卡耐基學校對“卡耐基”相關(guān)的標識主觀使用意圖明顯?？突鶎W校應(yīng)當規(guī)范完整使用其企業(yè)名稱，“卡內(nèi)基”或“卡耐基”為外來詞音譯，在戴爾卡內(nèi)基公司已對涉案商標享有專用權(quán)的情況下，卡耐基學校應(yīng)審慎使用與上述商標相同或近似的商業(yè)標識，更不能單獨或突出使用。
綜上，卡耐基學校在其從事的經(jīng)營活動、宣傳材料、員工名片、學校網(wǎng)站www.dofund.com上使用“北京卡耐基學校”與“卡耐基學?！弊謽踊蚪茦俗R的行為侵犯了戴爾卡內(nèi)基公司的注冊商標專用權(quán)，應(yīng)承擔相應(yīng)的民事責任。原審法院關(guān)于卡耐基學校對涉案標識的使用是對其企業(yè)名稱的簡化、正確使用因而不構(gòu)成商標侵權(quán)的認定，缺乏依據(jù)，二審法院給予了糾正。
